专利侵权诉讼中禁止反悔原则的适用

2007年01月29日| 发布者: 知识产权报 | 查看: |

    在专利侵权诉讼的判断中,常用的一些原则有:全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则和多余指定原则。其中,禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一项重要原则,也是适用等同原则时一个重要的限制性原则。 
 
  禁止反悔原则,在我国是指在专利申请、审查、无效过程中,与国家知识产权局专利局和专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、放弃、认可的内容,专利申请人或专利权人在侵权纠纷中不得反悔。也就是说,在决定对一项技术方案是否授予专利权、专利权是否有效和判断是否构成专利侵权时,专利申请人或专利权人对权利要求中的技术特征的解释应当前后一致,不允许专利申请人或专利权人为了获得专利权而在专利申请、审查、无效过程中对权利要求进行狭义或者较窄的解释,在侵权诉讼中为了证明他人侵权,又对专利权利要求进行广义或较宽的解释。

  禁止反悔原则是否对所有的承诺、放弃、认可都适用呢? 对于这个问题,目前在该领域还是有争议的,主要有以下三种不同的观点:观点一认为,只有那些与新颖性和创造性有关的修改和意见陈述才适用禁止反悔原则;观点二认为,与专利权的授予和专利权的维持有关的修改和意见陈述都适用禁止反悔原则;观点三认为,对申请人在专利审批过程中所有的修改,只要经申请人与审查员确认后发生法律效力,均适用禁止反悔原则,即主张采用“一刀切”的做法。那么,究竟哪一种观点更合理,在我国的司法实践中更可取呢?

  在广受关注的美国Hilton Davis一案中,上诉人主张采用上述第三种观点,认为申请人在专利审批过程中通过修改所放弃的任何内容均应导致禁止反悔,而无需顾及修改的理由是什么。但是美国联邦最高法院拒绝了上述人的请求,指出:在过去所作的判决中,适用禁止反悔原则的情况仅仅包括为了避开已知技术而进行的修改,亦即为了使权利要求具备新颖性和创造性所进行的修改。可见,美国在实际的司法实践中,现有的判例中多是采用第一种观点而反对采用第三种观点。

  那么在我国,是否采取与美国相同的做法呢?先看两个在侵权诉讼中适用禁止反悔原则的案例。

  例1在“优化五笔字型”专利侵权案中,原告专利权人王某的专利权利要求所记载的必要技术特征之一是220个字根组成的编码体系。而被告使用的五笔字型技术是原告发明的并且已进入公有领域的199个字根组成的编码体系,比原告的专利少了21个字根。专利权人指控被告侵犯其专利权。北京市高级人民法院经审理认为,原告王某在对他人就其专利提出无效请求的答辩中说:整个形码设计的过程就是“这220个字根的选取和科学组合的过程”,是本发明的精华和核心。如果有人试图随便减少或者增加这个字根表中的字根,即使是三五个字根,或者打乱现有的组合,那就不但会出现大量的重码,而且会破坏现有的规律性和操作员指法的协调性。因此,这220个字根及其排列,是缺一不可的整体,增加、减少或者打乱这些字根,都会使任何人无法实施。故法院根据禁止反悔原则,认定220个字根是专利权的必要技术特征,而不能将199个字根也纳入其保护范围,故判决被告不侵权。

  例2在“海尔信鸽3100手机(海尔彩智星Z3100手机)”专利侵权案中,原告解某是“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利的专利权人。原告解某在其专利审批阶段,为获取专利,通过书面声明的方式,对其专利权利要求的保护范围作了限制承诺,明确将非法用户不能正常使用的情形排除在其专利保护的范围之外,并因此获得了专利权。而在侵权诉讼中,原告解某认为,被控侵权的海尔彩智星Z3100手机的智能防盗方法中,非法用户不能正常使用的情形是对其发明专利的变劣。法院在审判时认为:原告解某的主张是对其在专利审批阶段陈述的反悔,因此适用禁止反悔原则,不予允许,判定海尔信鸽3100手机不构成侵权。

  从以上两个判例中可以看出,我国在侵权判定中,适用禁止反悔原则并不仅仅局限于为了使权利要求具备新颖性和创造性所进行的承诺或修改。例如, “优化五笔字型”专利侵权案,法院就是根据专利权人在对他人就其专利提出无效请求的答辩中认定220个字根是必要技术特征,不能扩大到199个字根的保护范围,而适用禁止反悔原则的。所以,我国在司法实践中,对于禁止反悔原则的适用并不是采用第一种观点。

  那么我国是采用第二种观点还是第三种观点呢?我国专利法的立法宗旨是保护、鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用和促进科学技术的进步和创新,笔者认为,第三种观点“一刀切”的做法对专利权人过于苛刻,与我国专利法的宗旨不一致,而且也没有充分的证据表明我国对于非实质性条款也是适用禁止反悔原则的;而我国专利权的确定除了新颖性、创造性、实用性之外,还有权利要求是否能够得到说明书的支持、保护范围是否清楚、是否缺少必要技术特征等等。在专利申请、审批和无效程序中,为了克服这些实质性缺陷,需要对专利申请文件进行修改或者作某些意见陈述,而这些都与专利权的授予和确定有关。因此,虽然还没有看到我国更多的案例,但是由已有的判例可以推定,在我国适用禁止反悔原则的适用范围不仅仅局限于有关新颖性和创造性的承诺或者修改,但是采用“一刀切”的做法又不可取,那么,折衷一下,采用第二种观点,即对于所有与专利权的授予和专利权的维持有关的修改和意见陈述在侵权诉讼中都适用禁止反悔原则。这样,与我国现有的案例也不矛盾。

  综上所述,禁止反悔原则是在司法实践中对于等同原则的一个重要的限制性原则,虽然各国对于其适用范围具有不同的做法,但是,由于专利权具有地域性的特点,所以对于专利侵权的判定也应当因国而异,并且结合专利权的特点,争取尽可能公平地保护公众利益,同时也不损害专利权人的利益。

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